Право на использование товарного знака. Использование товарного знака без разрешения

Зачастую при осуществлении совместных проектов у компаний появляется потребность в использовании товарного знака, бренда, торговой марки друг друга.

Что такое товарный знак? Это персонализация товара либо услуги. Компания либо лицо, зарегистрировавшие свой знак отличия, являются его владельцем. Если права будет нарушены, то в будущем в мошенника возникнут серьезные проблемы, решить которые будет очень и очень сложно. можно узнать по ссылке.

Разрешение на использование товарного знака дает возможность третьему лицу применять торговый знак в коммерческих целях платно или на иных условиях. Все вопросы в сфере интеллектуальной собственности лучше разобрать с нашим адвокатом, чтобы в последующем не столкнуться со штрафными санкциями, спорами в суде и конфликтом сторон предпринимательской деятельности.

ПОЛЕЗНО : смотрите видео по теме защита интеллектуальной собственности, узнавайте, как правильно выстроить защиту товарного знака и иных прав. Подписывайтесь на канал YouTube и получайте бесплатные советы адвоката по авторским и исключительным правам в комментариях

Особенности заключения соглашения на использование товарного знака

Перед предприятиями, осуществляющими совместные проекты, появляется потребность в применении товарного знака партнеров. Оформление всех необходимых соглашений требует прохождения процедуры регистрации и дополнительных финансовых затрат в рамках чего будет на уровне договорных отношений.

Лицензионный договор на право использования товарного знака – это, в первую очередь, юридический документ. При сделке обязательно озвучивание условий и способов этого применения. Стоит отметить, что компания, передающая право использования, должна производить контроль качества производимой продукции стороной, использующей знак отличия. Соглашение об использовании товарного знака также обязывает вторую сторону производить заранее оговоренную плату.

Образец разрешения на использование товарного знака

Директору ООО «Бренд»

от ООО «Торговая марка»

Согласие на использование товарного знака

«Правообладатель» является собственником исключительных прав на товарный знак, что подтверждается свидетельством о регистрации №__ от ___________;
«Правообладатель» настоящим письмом предоставляет ООО «Бренд» согласие на использование товарного знака путем размещения его на сайте ООО «Бренд» с доменным именем ________, размещения в полиграфической продукции, прайсе партнера;
Право на использование исключительного права предоставлено сроком на три года без права передачи третьим лицам;
Использование товарного знака в объеме большем, чем оговаривается в настоящем письме, подлежит дополнительному согласованию с правообладателем.

Дата, подпись

Разрешительное письмо от правообладателя

Письмо разрешение на использование товарного знака – альтернатива соглашению и еще один законный способ оформления взаимоотношений с правообладателем. Заключение договора удобно при долгосрочном сотрудничестве. Значительно менее затратным и удобным способом при простом размещении торгового знака на сайте считается получение письма.

На имя правообладателя дается запрос на использование логотипа. При получении согласия вы можете его применять в своем интернет-магазине, законно и без негативных последствий для своего бизнеса.

Использование товарного знака без лицензионного договора может привести к судебному разбирательству (подробнее по вопросу по ссылке). И если факт нарушения будет доказан, то нарушитель понесет гражданскую, административную и даже уголовную ответственность.

Если у вас возникают какие-либо вопросы, Вам следует проконсультироваться с нашими специалистами в области интеллектуальных споров, зарекомендовавшими себя с наилучшей стороны. Они помогут решить все проблемы в максимально короткое время. Однако Вам следует предельно серьезно отнестись к их выбору, так как от этого будет во многом зависеть конечный результат. Они должны обладать большим опытом работы в интересующей сфере деятельности. Такими можно считать наших адвокатов, которые готовы принять Вас прямо сейчас.

Правообладатель может проводить уступку товарного знака.

По какому договору могут передаваться права на товарный знак?

Для этого заключается специальный договор отчуждения исключительного права пользования или соглашение об .

Договор регулируется статьей №1488 Четвертой части ГК РФ.

В соглашении прописывается, на какие именно товары или услуги передаются права.

Право на использование товарного знака — это право использовать товарный знак и распоряжаться им, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам.

Исключительное право на товарный знак может быть передано владельцем на платной, безвозмездной основе или после заключения гражданско-правового контракта .

Здесь собственник полностью передает свои полномочия на обладание наименования, признает отказ от его дальнейшей эксплуатации. Это делается зачастую перед ликвидацией и сменой направления деятельности обладателя.

Передача исключительных прав на товарный знак во временное пользование подразумевает оформление лицензионного договора, который действует в течение определенного срока. Основные детали прописаны в статье №1489 4-й части Гражданского кодекса РФ.

Статья 1488. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права.
Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование.

Статья 1489. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
1.1. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1235 настоящего Кодекса, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.
Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением этого условия. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
Предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое наименование.

Выдача лицензии другому лицу не означает, что у владельца ТЗ пропадают права на него. Он может ограничивать возможности обращения, признать прекращение договора при различных нарушениях.

Собственник имеет возможность выдавать несколько таких лицензий, получая прибыль от каждой. Лицензиар обязывается следить за должным качеством продукции. Если оно будет ухудшаться, то могут последовать запреты со стороны лицензиата.

Документальное оформление процедуры

Для официального оформления договора об отчуждении прав на торговый знак или лицензии временного пользования необходима регистрация в . Предварительно оплачивается пошлина, сумма которой в обоих случаях одинакова.

Ведомству предоставляется :

составленный договор;
заявление, указывающее на проведение передачи прав собственности или временное распоряжение по лицензии;
свидетельство.

При успешном подтверждении высылается уведомление о прохождении регистрации.

Каково содержание и кто составляет договор, письмо-согласие и разрешение?

Договор о передаче права на регистрацию товарного знака другому лицу заключается только с физическим или юридическим лицом, являющимся предпринимателем.

Товарный знак юридического лица может быть использован только после соблюдения всех необходимых процедур . Разрешение правообладателя на использование товарного знака должно быть правильно оформлено.

Сам договор содержит :

четкую информацию об обеих сторонах, заключающих сделку;
предмет договора;
уточнение того, что товарный знак подлежит не уступке, а передаче на временное пользование;
его полное название, номер выданного при регистрации свидетельства;
указание товаров и услуг, на которые распространяется соглашение;
требование о поддержании качества продуктов на таком же уровне, что и у самого владельца.

Здесь указываются данные владельца и получателя прав :

инициалы;
наименование организаций;
адрес;
цели использования.

Разрешение на использование товарного знака также выдается его собственником. Оно составляется по любому из вышеперечисленных способов: с помощью лицензии или договора на уступку.

С какого момента возникает право на использование?

Здесь рассматривается дата отправления заявки или приоритета на получения права, размещения в государственном реестре и сведений об уже существующем юридически обозначении в бюллетене Роспатента, выдачи свидетельства.

Договор вступает в действие с момента отправления запроса в Роспатент .

Право на использование чужого товарного знака возникает только после совершения регистрации или внесения информации в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ.

Фактически от даты подачи заявки отсчитывается только истечение исключительных полномочий первоначальным владельцем.

Когда истекает срок действия договора?

Исключительное право обладания может существовать в течение 10 лет согласно статье 1491 Гражданского кодекса РФ. Срок отсчитывается с момента предоставления заявки в Роспатент.

Статья 1491. Срок действия исключительного права на товарный знак

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной заявки.
Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.
Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз.
По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления.
Запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак вносится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак.

В соответствии с законодательством, передача прав на товарный знак по договору может быть продлена на десять лет возможно с разрешения правообладателя. Каждый раз должна оплачиваться пошлина в размере 20250 рублей. Повторную подачу запроса следует проводить за полгода до окончания периода действия договора. На весь процесс уходит 2-3 месяца.

Товарный знак, являющийся объектом интеллектуальной собственности, нуждается в своевременном продлении. Это – частый предмет споров и разногласий. Он регистрируется в определенном порядке.

Правообладатель может позволять пользоваться объектом сторонним лицам при заключении договора об отчуждении либо оформлении лицензионного соглашения. Также возможна передача прав на товарный знак на определенный период.

В любом договоре четко прописываются полное наименование, аббревиатура товарного знака, его изображение и другие важные сведения. Для окончательной регистрации документы отправляются в Роспатент.

Товарный знак на сегодняшний день является самым важным средством индивидуализации, именно поэтому вопрос охраны интересов правообладателей стоит особенно остро. Напомним, что владельцу принадлежит исключительное право – гарантированная законом возможность использовать торговую марку любым образом в рамках закона. Сперва дадим понятие использованию, потом проанализируем отдельные случаи, связанные с использованием чужого товарного знака.

Что является использованием товарного знака?

В практике утвердилась правовая позиция, согласно которой использование – это размещение товарного знака. Кроме того, в п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ указаны отдельные частные случаи использования. Сюда относятся эпизоды размещения товарного знака:

На товарах (на этикетках, упаковках).
При выполнении работ, оказании услуг.
На документах, когда товары вводятся в гражданский оборот (например, когда товар растаможивается).
В рекламе, на вывесках, в предложениях о продаже товаров.
В Интернете (в частности, в доменном имени).

Обратите внимание, что каждый из этих случаев предполагает, что другие лица использовать товарный знак в отношении аналогичных эпизодов не вправе. Однако из этого правила есть исключения, которые касаются, в частности, двух последних случаев. Остановимся здесь подробнее.

Использование торговой марки в рекламе

Как использовать товарный знак в данной ситуации? Представим стандартную ситуацию. Небольшое предприятие, продающее запчасти к автомобилям, чтобы проинформировать покупателей о том, запчасти каких брендов можно приобрести у них, вполне логично размещает соответствующие товарные знаки в объявлениях и рекламе. Кроме того, и на самом магазине размещаются эти торговые марки. Проанализируем эту ситуацию с правовой точки зрения.

Товарные знаки всех брендов, запчастями которых торгует магазин (пусть это будут Mercedes-Benz и Volkswagen) охраняются интеллектуальным правом как средства индивидуализации. У каждой этой торговой марки есть свой правообладатель, а если обратиться к уже упоминаемой статье 1484 ГК РФ, то он и только он вправе использовать товарный знак в рекламе. Следовательно, третьи лица (каким и является в нашем примере магазин) это делать не могут. Единственный выход – заключить лицензионный договор, чтобы получить возможность использовать товарный знак. Должен ли российский магазин связываться с немецким правообладателем в каждом таком случае?

Обратимся к Федеральному закону «О рекламе». В статье 5 введено такое понятие, как недобросовестная реклама. Перечислены отдельные случаи, какая реклама не допускается. Одним из таких эпизодов является использование чужого средства индивидуализации, если это вводит в заблуждение относительно того, кто реальный правообладатель. Иными словами, нельзя делать так: разместить товарный знак и «нажиться» на его репутации, указав, например, что магазин является официальным поставщиком запчастей от официального дилера. Можно ли из этого сделать вывод, что в остальных случаях, просто в качестве информации, размещать можно?

Да, и, по крайней мере, это представляется вполне логично. Хотя было нашумевшее дело, когда Volkswagen посчитал иначе, потребовав не только удалить размещенные товарные знаки, но и огромные суммы в качестве компенсации. Впрочем, суд, руководствуясь Законом и, видимо, здравым смыслом, встал на сторону предпринимателя, решив, что простое информирование о том, что продается в магазине, никоим образом не нарушает интересы обладателя исключительного права.

Размещение в Интернете

Здесь тоже все не так просто. Ситуация, когда рядовые пользователи размещают обозначение товарных знаков, законом не регламентируется. По той же логике, что и с рекламой, здесь нарушения нет ввиду отсутствия умысла пользователя на причинение вреда правообладателю. Иначе были бы сотни тысяч исков. Хотя опять-таки формально все это можно подвести под нарушение.

А вот случаи, когда товарные знаки регистрируются в качестве доменных имен, очень распространены. Это так называемые доменные споры. Суд по интеллектуальным правам однозначно высказался по этому поводу, что прав всегда владелец товарного знака. Поэтому даже если некий пользователь ранее зарегистрировал сайт, к примеру, www.cocacola.ru , ему придется сменить название и, вероятнее всего, уплатить компенсацию. По этому поводу можно вспомнить один из первых случаев: дело Майка Ро Софта против корпорации Microsoft.

Использование в личных целях

Хотя прямо это не предусмотрено в законе, но очевидно, что не будет нарушением исключительного права, когда гражданин размещает товарные знаки, например, у себя дома (т.е в личных целях). Здесь можно провести аналогию с институтом авторского права, где подобное допускается. Поэтому обычный гражданин может не беспокоиться за это. Хотя конкретная норма в законе, конечно, не помешала бы, тогда бы такие случаи, как предъявление претензий со стороны концерна Volkswagen, не имели место быть.

Прямо запрещенные действия

В п. 3 ст. 1484 отдельно указан запрет на размещение третьими лицами товарного знака на товарах. Из этого можно сделать вывод, что нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью, самые существенные. Действительно, продажа контрафактной продукции подрывает гражданский оборот и нарушает нормальное функционирование рынка. За это предусмотрена не только гражданская ответственность, но и административная, уголовная (более подробно об этом здесь).

Желая зарегистрировать свой товарный знак, предприниматель может столкнуться с тем, что схожее обозначение в отношении однородных товаров уже зарегистрировано другим лицом. А это, напомним, является основанием для отказа в предоставлении товарному знаку правовой защиты (). Никто не мешает предпринимателю зарегистрировать иное оригинальное обозначение, но, как правило, интерес заключается в регистрации именно этого товарного знака. Проблема может быть решена, если исключительное право конкурента на спорное обозначение будет прекращено досрочно вследствие неиспользования товарного знака (). Подобную возможность законодатель рассматривает как антимонопольный инструмент защиты от недобросовестной конкуренции, выраженной в приобретении и неиспользовании товарного знака ( , ).

Однако правовая охрана товарного знака в данном случае может быть прекращена досрочно только при одновременном наличии следующих условий:

заявитель заинтересован в досрочном прекращении его правовой охраны;
правообладатель не использовал спорное обозначение непрерывно в течение трех лет.

По общему правилу, заинтересованность должен подтвердить сам заявитель. Так, заинтересованным лицом может считаться лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. Это, например, производители однородных товаров, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подав заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения ().

А вот доказать факт использования товарного знака обязан правообладатель (). Причем учитывается не любое использование товарного знака, а лишь совершение действий, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот ( , утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.; далее – Обзор). Такими действиями могут считаться размещение товарного знака на этикетках или упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках либо хранятся или перевозятся с этой целью и т. д. ().

МНЕНИЕ

Алексей Федоряка, руководитель департамента промышленной собственности патентно-адвокатского бюро "Гардиум":

При этом нередко на практике встречаются случаи так называемого символического использования товарного знака с одной лишь целью сохранить право предпринимателя на обозначение. В минувшем году СИП рассмотрел сразу несколько споров, в которых исследовал этот вопрос. Рассмотрим их подробнее.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежат установлению в том числе показатели объема продукции

Общество "Г", производящее профессиональную автохимию, обратилось в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего компании "Н" товарного знака "L" в отношении товаров , сославшись на то, что оспариваемое обозначение не использовалось в течение трех лет.

Факт использования товарного знака компания подтвердила, представив в том числе товарные накладные о поставке трем физическим лицам шести образцов средства для мытья деревянных поверхностей "L".

Для составления искового заявления о защите прав на использование товарного знака и взыскании компенсации воспользуйтесь "Конструктором правовых документов" в интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!

Тем не менее, суд счел, что это не может являться основанием для подтверждения факта использования товарного знака. СИП пояснил, что при оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, в том числе показатели объема такой продукции. Например, если речь идет о дорогостоящей (эксклюзивной) продукции, низкий уровень товарооборота в совокупности с иными доказательствами может быть признан достаточным подтверждением использования спорного обозначения. Тогда как такой же объем товарооборота менее дорогостоящей продукции в силу своих качеств (стоимость, распространенность, принадлежность к предметам каждодневного использования и др.) не может свидетельствовать о том, что указанная продукция подтверждает добросовестное использование правообладателем своего товарного знака.

Произведенный объем продукции бытового назначения в количестве шести экземпляров за восьмилетний период действия товарного знака и его введение в оборот путем передачи таких образцов товара трем физическим лицам не позволяет сделать вывод о достаточности доказательств использования ответчиком спорного обозначения, заключил суд ().

МНЕНИЕ

Игорь Моцный, патентный поверенный, арбитр Центра по рассмотрению доменных споров при Чешском Арбитражном Суде:

"Товарные знаки, которые не используются правообладателями, не выполняют своей основной экономической функции (индивидуализация товаров, работ, услуг), создают препятствия для осуществления законной предпринимательской деятельности третьими лицами. Более того, их дальнейшее действие противоречит общественным и государственным интересам, так как под этим знаками не производится и (или) не реализуется продукция, а значит в бюджет не поступают обязательные платежи".

Небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о символическом использовании товарного знака

Компания "П" обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего обществу "С" товарного знака в отношении товаров "пистолеты распылители; пульверизаторы и разбрызгиватели для инсектицидов; устройства для уничтожения вредителей растений", поскольку он, по мнению заявителя, не использовался правообладателем более трех лет.

Общество настаивало на том, что использовало спорное обозначение и представило в подтверждение этого факта договоры поставки товара, товарные накладные, акты, рекламные материалы на продукцию, фотографии торгового зала магазина и др. Однако компания назвала использование ответчиком товарного знака символическим ввиду незначительного количества товаров, указанных в товарных накладных.

СИП, однако, с мнением истца не согласился, подчеркнув, что сам по себе небольшой объем вводимых в гражданский оборот товаров не может безусловно свидетельствовать о том, что единственной целью правообладателя являлось сохранение права на товарный знак. Такой вывод может быть сделан только при наличии совокупности доказательств, свидетельствующих о создании правообладателем видимости введения товаров в гражданский оборот. Примененные обществом способы введения товаров в гражданский оборот являются стандартными и не выходят за рамки обычного делового оборота, указал суд.

Из совокупности представленных ответчиком доказательств СИП усмотрел, что поставка товаров по товарным накладным являлась лишь частью предпринимательской деятельности общества по поставке товаров, осуществляемой на систематической основе, и счел факт использования товарного знака доказанным ().

Поставка продукции между аффилированными лицами в небольших объемах может рассматриваться как введение товара в гражданский оборот

Общество "Т", имея намерение использовать обозначение "К" для маркировки плодовых вин и считая, что компания "А" не использует свой товарный знак в течение трех лет, обратилось в суд с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении товаров "алкогольные напитки (за исключением пива)".

В подтверждение факта использования спорного товарного знака компания представила договор поставки между обществами "Р" и "В", лицензию на производство, хранение и поставку вина, справку о произведенной обществом "Р" продукции под спорным товарным знаком, фотографии бутылки сливового вина "К", товарные накладные и т. д.

При этом согласно представленным в материалы дела выпискам из ЕГРЮЛ участником общества "В" с долей участия 99% является общество "Э", генеральным директором которого и участником с долей участия 99% выступает А., генеральный директор и единственный участник общества "А". Следовательно, поставка продукции осуществлялась между аффилированными юридическими лицами. А это с учетом небольшого объема поставленной продукции не может рассматриваться как введение товара в гражданский оборот, счел истец.

Суд, в свою очередь, занял иную позицию, указав что наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений позволяет предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Более того, при наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц, оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом. Тем самым тот факт, что спорный товарный знак использовался по согласию и под контролем ответчика аффилированным с ним лицом является надлежащим использованием товарного знака.

Что касается незначительного количества реализованной продукции, суд отметил, что переданные по товарной накладной товары являются лишь частью большой партии товаров, переданной на реализацию. Примененные ответчиком способы введения товаров в гражданский оборот не выходят за рамки обычного делового оборота. Таким образом, судьи не усмотрели оснований для вывода о том, что использование спорного товарного знака носило символический характер ().

Приобретение правообладателем продукции у третьих лиц само по себе не является использованием товарного знака

Иностранная компания "V" обратилась в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего обществу "Р" товарного знака "R" в отношении товаров "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху" вследствие его неиспользования.

В качестве доказательств использования спорного обозначения общество представило в том числе договор купли-продажи самолета "R" и договор с обществом "П" на изготовление маркированных прицепов для легковых автомобилей.

Суд пояснил, что договор купли-продажи самолета подтверждает факт использования ответчиком товарного знака, но акт приема-передачи товара был оформлен 4 октября 2016 года, то есть уже за пределами срока доказывания факта использования спорного обозначения (с 12 февраля 2013 года по 11 февраля 2016 года).

Кроме того, СИП отметил, что согласно договору ответчика с обществом "П", последнее обязалось изготовить и передать в его собственность автомобильные прицепы, в обязательном порядке маркированные спорным товарным знаком. А приобретение правообладателем продукции у третьих лиц само по себе не является использованием товарного знака – для этого необходимо последующее введение этой продукции в гражданский оборот. А этого, подчеркнул суд, ответчик не доказал.

Таким образом, СИП пришел к выводу о символическом использовании ответчиком спорного товарного знака, что и стало основанием для досрочного прекращения правовой охраны спорного обозначения ().

Экспертное мнение

Формирующуюся СИПом практику эксперты сочли важной, вместе с тем отдельно отметив вопросы, требующие особого внимания и последующей корректировки.

МНЕНИЕ

Анастасия Расторгуева, партнер Коллегии адвокатов города Москвы "Барщевский и Партнеры":

"В анализируемых актах суд приходит к ряду интересных и важных выводов, напрямую не вытекающих из правовых норм, что говорит о выполнении судом своей важной роли – толковании норм права. Вывод об установлении совокупности обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции выглядит очень разумным, а вот приведенный пример с объемом продукции кажется спорным и дающим слишком широкий коридор для судебного усмотрения".

Игорь Моцный убежден, что реально используемые товарные знаки должны продолжать действовать и сохранять свою силу независимо от интенсивности их использования и объемов продаж товаров или оказанных услуг: "Не все предприниматели одинаково успешны в своей деятельности и далеко не каждая предпринимательская деятельность приносит быструю и большую прибыль. Суды могут и должны сформировать критерии, которые позволят максимально четко провести границу между настоящим использованием и использованием символическим".

МНЕНИЕ

Анатолий Семёнов, представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности:

"Безусловно, важно сформировать стандарт доказывания подлинного использования товарного знака для целей устранения ошибок правоприменения. Пока, к сожалению, следует признать, что судебная практика СИП крайне непоследовательна в отношении критерия количественной достаточности и полностью отрицает очевидную для практики Европейского союза неприемлемость описательного использования для целей подтверждения подлинного использования, почему-то относя доводы об описательности к административной процедуре в Роспатенте и отказываясь рассматривать их в судебном порядке.

Тем не менее, ничто не стоит на месте и вполне вероятно, что после ожидаемой правовой позиции КС РФ по жалобе общества "П" в отношении существа права на товарный знак [Конституционное дело № 6182/15-01/2017, № 5898/15-01/2017 о проверке конституционности положений , в связи с жалобой общества "П", рассмотренное в публичном слушании 14 декабря 2017 года . – Ред .] и неизбежного обновления кадрового состава СИП после грядущего переназначения судей в связи с истечением полномочий в конце 2018 – начале 2019 годов ситуация с восприятием общепризнанных принципов международного права заметно улучшится".

Специалисты также рассказали читателям портала ГАРАНТ.РУ, каким образом правообладатель может минимизировать риски утраты прав на свой товарный знак.

МНЕНИЕ

Виталий Тукманов, руководитель проектов патентно-адвокатского бюро "Гардиум":

"Правообладателю необходимо представлять как можно больше доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком. Желательно представлять документы о реализации большого объема товаров в адрес разных покупателей. В ситуациях, когда товарный знак активно не используется, правообладатель в целях сохранения правовой охраны обозначения должен обеспечить доведение до конечного потребителя своей продукции, маркированной товарным знаком. Объем реализации может быть небольшим, но, по крайней мере, иметь сколь-либо систематический характер".

Игорь Моцный советует правообладателям обращать внимание на следующие обстоятельства:

имеет ли использование товарного знака определенную экономическую логику и выгоду, кроме защиты от досрочного прекращения его правовой охраны;
используется ли товарный знак для своей основной цели – индивидуализации товаров, работ, услуг;
каковы объем и способы использования товарного знака. "Возможно, имело место небольшое по объему производство товара, но при этом товарный знак также использовался в рекламе, предложениях к продаже, на документации, в Интернете и т. п. Все способы использования должны учитываться в совокупности с иными обстоятельствами конкретного дела", – указал эксперт;
имело ли место использование товарного знака в гражданском обороте (т. е. реализация товара или предложение услуг для неограниченного круга лиц);
каковы временной период, частота и регулярность использования обозначения. Например, использование товарного знака, пусть и небольшое по объему, но в течение устойчивого и довольно длительного периода времени, может, по мнению Моцного, считаться реальным использованием товарного знака;
в отношении каких конкретных товаров и услуг охраняется товарный знак. "В современных условиях все большее значение имеет деятельность, осуществляемая через Интернет, когда доказательств наличия физического товара все меньше и меньше. В частности, МКТУ признает такой товар как "загружаемое программное обеспечение", при этом речь идет о программном обеспечении, которое не реализуется в привычном виде на носителях, а загружается пользователем непосредственно на свое устройство (компьютер, мобильное устройство и т. п). В таком случае сложно представить традиционные доказательства производства товара, так как сам товар нематериален, но это не означает, что применительно к нему товарный знак не используется", – пояснил он.

Как считает Анастасия Расторгуева, с учетом формирующейся позиции СИП количество удовлетворяемых заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возрастет. "Очевидно, что позиции, закрепленные в рассмотренных постановлениях, в скором времени будут восприняты нижестоящей инстанцией, чему должно способствовать и то обстоятельство, что дела, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в первой инстанции также рассматривает СИП", – поддержал Виталий Тукманов. А вот Игорь Моцный, с одной стороны, считает, что подход СИПа не должен существенно повлиять на существующую практику, поскольку суд лишь трактовал символическое использование товарных знаков с учетом ранее выраженной позиции ВС РФ (). Но с другой стороны, эксперт все же полагает, что в новых судебных актах будет продолжено дальнейшее толкование понятия символического использования товарного знака.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак, это абсолютное имущественное право, возникающее на основании государственной регистрации и включающее комплекс прав разрешительного и запретительного характера.
Это определение основано на том, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Пункт 2 ст. 1484 ГК РФ устанавливает, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:
- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже (т.е. предпринимаются любые конкретные действия, направленные на реализацию товара, на котором использован товарный знак, однако при этом сама реализация отсутствует), продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот (т.е. использование товарного знака любым не противоречащим закону способом);
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Под доменным именем понимается любое слово, зарегистрированное в качестве адреса компьютера в Интернете. Доменные имена заменяют цифровые адреса, которые присваиваются любому компьютеру пользователя Интернета. По существу, их можно рассматривать как адреса доступа к информации, представленной владельцем адреса. При этом сами доменные имена не являются объектами интеллектуальной собственности.
В п. 3 ст. 1484 ГК РФ особо подчеркивается, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Согласно ст. 1485 ГК РФ правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности (R) либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.
Латинская буква "R" - аббревиатура английского слова "registered", т.е. зарегистрировано. Таким образом правообладатель предупреждает о наличии зарегистрированного права на данное обозначение.
Необходимо отметить, что использование знака охраны товарного знака является правом, но не обязанностью правообладателя. Отсутствие знака охраны товарного знака не лишает товарный знак правовой охраны, а его правообладателя - соответствующих прав. Знак охраны товарного знака свидетельствует лишь о том, что проставившее этот знак лицо считает себя владельцем прав на товарный знак. Подтверждением наличия у лица исключительного права на товарный знак является не знак охраны, а свидетельство о государственной регистрации товарного знака.
Согласно п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В п. 2 ст. 1486 ГК РФ приводится определение использования товарного знака, под которым признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. При этом в п. 3 ст. 1486 ГК РФ особо подчеркивается, что бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. Согласно п. 4 ст. 1486 ГК РФ прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.
Согласно п. 1 ст. 1487 ГК РФ права на на товарный знак могут быть «исчерпаны». Сущность исчерпания прав правообладателя на товарный знак состоит в том, что правообладатель, дав согласие на введение в гражданский оборот на территории РФ товаров с использованием принадлежащего ему товарного знака, не может впоследствии запретить использование указанных товаров третьими лицами (например, при перепродаже товаров). Таким образом, согласие правообладателя на введение в гражданский оборот указанных объектов необходимо получить только один раз. Во всех последующих сделках этого делать не надо.
Согласно нормам ст. 1488 ГК РФ правообладатель может передать исключительные права на товарный знак по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак.
По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права.
Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак является двухсторонним, возмездным, реальным ("передает свое исключительное право") или консенсуальным (обязуется передать). Сторонами договора являются - с одной стороны - правообладатель, с другой стороны - приобретатель исключительного права.
Предметом данного договора выступают исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, которое правообладатель переуступает приобретателю.
Срок договора ограничен пределами сроков действия исключительного права на соответствующий товарный знак, установленных законом.
Цена договора определяется соглашением сторон. При отсутствии в договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.
Заключается данный договор в простой письменной форме, в противном случае договор является недействительным, исключительное право считается не переданным.
Права и обязанности сторон:
- правообладатель передает или обязуется передать свое исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне; следовательно, первоначальный владелец исключительного права на товарный знак полностью лишается права на его использование, распоряжения им, права по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам его использование;
- приобретатель исключительного права обязан принять в установленный договором срок и уплатить правообладателю предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Согласно п. 2 ст. 1488 ГК РФ установлен запрет на отчуждение исключительного права на товарный знак по договору, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Уступка товарного знака может рассматривается как вводящая в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит:
- обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;
- официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;
- официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;
- обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;
- обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях, фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника;
- обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.
Уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она также осуществляется в отношении:
- части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;
- товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;
- товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;
- товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.
В том случае, если в результате уступки товарного знака, который ассоциировался с товарами высокого качества, будут маркироваться низкокачественные товары, то права потребителей в данном случае будут нарушены.
Согласно ст. 1489 ГК РФ правообладатель может предоставить права по использованию товарного знака на основании лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака.
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака является двухсторонним, реальным ("предоставляет право использования товарного знака") или консенсуальным (обязуется предоставить). Лицензионные договоры являются возмездными, за исключением случаев приобретения исключительных прав без цели коммерческого использования и без права предоставления другим лицам.
В п. 3 ст. 1489 ГК РФ закреплено правило, согласно которому предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, допускается только при наличии у лицензиата исключительного права пользования таким наименованием.
Сторонами договора являются - с одной стороны - лицензиар (обладатель исключительного права на товарный знак), с другой стороны - лицензиат.
Предметом лицензионного договора о предоставлении товарного знака является право использования товарного знака.
Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на соответствующий товарный знак. В случае, когда в лицензионном договоре о предоставлении права использования товарного знака срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Что касается территории, на которой допускается использование товарного знака, то она может быть указана в лицензионном договоре о предоставлении права использования объекта смежных прав, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. Если территория, на которой допускается использование товарного знака, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
Цена договора определяется соглашением сторон. При отсутствии в лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.
Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака заключается письменной форме, несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Права и обязанности сторон:
- лицензиар обязан предоставить лицензиату право использования соответствующего товарного знака в установленных договором пределах;
- лицензиар вправе осуществлять контроль за соблюдением условия соответствия качества производимых или реализуемых им товаров, на которых лицензиат помещает лицензионный товарный знак;
- лицензиат обязан принять в установленный договором срок и уплатить лицензиару предусмотренное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
- лицензиат может использовать переданный ему по лицензионному договору товарный знак только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором. Право использования товарного знака, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату;
- лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром.
- по требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность.
Согласно ст. 1490 ГК РФ договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак подлежат государственной регистрации в Роспатенте.

Возможно, будет полезно почитать: